裁判要旨

1、相关法律并无明确规定注册商标被撤销或宣告无效，对无效宣告前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力。且鉴于商标局及商评委的公信力，商标注册人的信赖利益应当受到保护，否则不利于市场主体的交易安全。

2、如果商标注册人主观上存在恶意，明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权，此种情形下商标注册人的信赖利益便不复存在。

3、因此注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

案情简介

本案为上诉人南京亿华药业有限公司(以下简称亿华公司)与被上诉人无锡济民可信山禾药业股份有限公司(以下简称济民公司)侵害商标权纠纷案。

济民公司于1998年9月28日获得“悉能”商标(以下简称权利商标)的注册商标专用权，核定使用的商品类别为第5类。亿华公司于2004年5月20日向商标局提出“希能”文字商标(以下简称被诉标识)的注册申请，指定使用在第5类医药制剂、片剂等商品上。实际使用在头孢丙烯片及头孢丙烯干混悬剂上(以下称为涉案药品)。

自亿华公司提出注册申请，济民公司便在以权利商标为引证商标提出异议，因一审、二审法院均维持了商评委对被诉标识予以核准注册的行政行为，在2007年3月28日起忆华确曾取得注册商标专用权。

最终最高法2015年7月1日对进行再审，以被诉标识与权利商标所使用的商品均为医药制剂类，属相同商品；被诉标识与权利商标的发音相同，二者运用文字的方式和风格非常接近；且涉及的商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准为由撤销了准予被诉标识核准注册的行政决定及全部一、二审行政判决，2015年10月28日，商评委最终裁定对被诉标识不予核准注册。

另查，忆华公司在其经营网站中多次使用被诉标识，由其生产、苏州国泽安信药房有限公司等多地药房销售的头孢丙烯干混悬剂外包装上标注有被诉标识。2011年10月18日，济民公司以侵害权利商标的注册专用权为由向苏州市中级人民法院提起民事诉讼,法院认定被诉标识已获注册，该诉讼非一审审理范围，由此驳回了济民公司的起诉。

济民公司向一审法院诉请亿华公司立即停止侵害济民公司享有的权利商标专用权的行为，并赔偿济民公司经济损失及合理开支合计600万元。

一审判决结果及理由

一审法院判决亿华公司停止侵害济民公司享有的“悉能”注册商标专用权；赔偿经济损失及合理支出合计5,500,000元；于《中国知识产权报》上刊登声明，消除影响，主要基于以下理由：

1、被诉标识系恶意申请，且未经注册核准，亿华公司不享有注册商标专用权。

恶意并非商标侵权构成不可或缺的必备要件，然而当行为人援引注册商标专用权作为正当性抗辩的情况下，则有必要着重考察由申请注册至实际使用抗辩商标的全过程细节及主观动机。

本案鉴于医药制剂较高的准入门槛、经营者数量相对有限，疗效近似的抗生素药品所处相关市场范围更是较为狭窄等原因，两者同为江苏省内具有一定规模的制药企业，忆华公司不知晓成立在先的济民公司及其生产并标注有在先注册之权利商标的药品几率很低。一审法院有理由相信，亿华公司为便于经营获利，主观上确有通过申请注册被诉标识傍附权利商标，误导相关公众，达到吸引相关交易机会的恶意。

2、商评委作出的异议复审决定并不当然具有终局性，其生效的前提应为当事人在法定期限内不提起行政诉讼。倘若当事人提起行政诉讼，则异议复审决定是否生效应以人民法院作出的终局性行政裁判为准。

本案中，最高人民法院的提审判决明确撤销了商评委商作出准予被诉标识核准注册的复审裁定，故被诉标识应视为至今未获准注册，自始不具有注册商标专用权，因此本案不属于注册商标间的争议，亿华公司一审所提交的注册商标证，及主张二审判决后至最高人民法院作出再审判决前，其享有被诉标识的注册专用权，都应视为相应权利丧失合法性基础。一并考量亿华公司初始申请即具有攀附权利商标的主观恶意，故此期间的被诉标识使用明显缺乏正当性，应视为注册专用权自始不存在。

3、鉴于亿华公司已在其生产的涉案药品上使用被诉标识，足以导致相关公众误认、混淆，其行为已构成对济民公司所享权利商标注册专用权的侵害。

首先，针对济民公司所提交涉案药品实物的内、外包装上均含有被诉标识及亿华公司全称，部分涉案药品外包装上含有监管码。其次无论标识所处位置、还是具体样式均较为醒目且易于识别，相关公众接触涉案药品时，极易结合包装所载其他信息，识别亿华公司所产的涉案药品，其行为已构成商标性使用。复次，关于权利标识与被诉标识构成近似，易导致相关公众误认、混淆一节，最高人民法院已在(2015)行提字第9号行政判决中详尽论述。

争议焦点

本案争议焦点主要围绕本案是否属于注册商标之间的争议；被诉标识使用行为是否构成对权利商标的侵害；如果构成侵权，亿华公司应当承担何种民事责任展开。

上诉人亿华公司主张

1、本案属于注册商标之间的争议，一审法院对本案不具有管辖权。

2、一审法院对于诉讼时效的计算存在错误。亿华公司至迟于2005年即将被诉标识大规模使用在涉案药品上，作为同属江苏省内的医药企业，济民公司应当知道该事实。

3、一审法院关于混淆可能性的认定存在错误。亿华公司和济民公司所生产的药物均为处方药，且剂型不同、针对的疾病不同，因此判断是否混淆的相关公众应为药品采购部门、医生、药师以及患者，基于其专业性很难发生混淆。

4、被控侵权行为已经停止，不能因为亿华公司知道权利商标的存在就认定其存在恶意，一审法院对于损害赔偿数额判决过高。

综上诉请撤销一审判决，驳回被上诉人全部诉讼请求。

被上诉人济民公司主张

1、被诉标识并非真实有效的注册商标，“希能”注册商标已经被宣告无效，注册商标权视为自始不存在。

2、济民公司于2011年7月收到亿华公司《商标异议复审申请书》后才知道亿华公司实施的被控侵权行为，并于2011年10月18日向苏州市中级人民法院起诉；此外，济民公司还分别于2012年、2013年、2014年就“希能”商标提起行政诉讼一审、二审以及再审，故济民公司的起诉并未超过诉讼时效。

3、商标侵权判断中的混淆只要求可能性，并不要求实际发生混淆；一审法院综合考虑亿华公司的主观恶意、侵权持续时间、规模以及获利等情节判令亿华公司赔偿人民币550万元，有充分的事实和法律依据。

故请求驳回上诉，维持原判。

法律意义

二审法院最终判决驳回上诉，维持原判，具有如下法律意义：

本案虽然不属于两个注册商标之间的争议，但被诉标识确曾获得商标注册，因此认定被诉标识使用行为是否构成侵权，首先需要明确商评委根据最高人民法院再审判决重新作出的被诉标识不予核准注册的裁定对于注册商标撤销前的使用行为是否具有溯及力及需要满足的条件。

（1）首先《商标法》第四十七条第二款规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力，即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。其次鉴于商标局或商评委 的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，否则不利于市场主体的交易安全。

（2）申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。

因此注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

本案中被诉标识注册商标被撤销前的使用行为是否构成侵权，应当以亿华公司存在主观恶意为前提。首先，关于亿华公司主观上是否存在恶意，合议庭多数意见认为一审法院关于亿华公司主观上存在傍附权利商标恶意的认定并无不当。其次关于亿华公司使用被诉标识的行为是否容易导致混淆误认，合议庭多数意见认为一审法院根据最高人民法院的再审判决认定被诉标识使用行为容易导致混淆，并无不当。综上，根据少数服从多数意见的审判原则，二审法院认为，亿华公司在相同商品上使用与权利商标近似的标识，主观上存在恶意，客观上容易导致混淆，构成对权利商标的侵害。