裁判要旨

1、特殊情况下，由于直接实施行为不构成侵犯专利权，如果不能判令“间接侵权”行为人承担民事责任，则相当一部分通信、软件使用方法专利不能获得法律有效或充分保护，但该情形的认定应当符合一定要件。

2、专利权用尽原则只能使涉及合法售出的产品本身的专利权被权利用尽，而不能认为合法售出的实施专利方法或制造专利产品的专用设备或者专用元件、部件就导致产品或方法专利权也被权利用尽。

3、国家强制标准被延期实施，从效力来看应被视为推荐性国家标准。此时对于标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持

4、标准必要专利侵权民事责任的承担应当考虑双方谈判的过程和实质条件，判断由哪一方为谈判破裂承担责任。当专利权人无明显过错，而被诉侵权人在协商中存在明显过错的，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般应予支持。

案情简介

本案为上诉人索尼移动通信产品（中国）有限公司（原审被告，简称索尼中国公司）与被上诉人西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（原审原告，简称西电捷通公司）侵害发明专利权纠纷案。

西电捷通公司享有第ZL02139508.X号“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”发明专利权（以下简称涉案专利）。涉案专利为GB15629.11-2003/XG1-2006标准（国家标准委2006年1月7日联合发布）的标准必要专利，西电捷通公司曾声明愿意与任何将使用该标准专利权的申请者在合理的无歧视的期限和条件下协商专利授权许可。2008年以来各类媒体对西电捷通公司及无线局域网产品鉴别与保密基础结构（简称WAPI）功能技术做了报道，且涉案专利（技术）获多项大奖。

索尼中国公司制造、销售的L39h等35款手机具有WAPI功能，且其实现WAPI功能的技术就是涉案标准。索尼中国公司确认通过其L50t、XM50t、S55t、L39H型号的手机WAPI功能选项接入无线局域网的方法步骤与涉案专利权利要求1、2、5、6的技术方案相同。

另查，自2009年3月至2015年3月，双方通过电子邮件就涉案专利许可的问题进行了协商，但最终没有达成一致意见。由此西电捷通公司向一审法院诉请索尼中国公司立即停止使用其涉案专利，立即停止生产、销售使用涉案专利的手机产品；赔偿经济损失及合理支出合计33,361,373元。

一审判决结果

一审法院判决索尼中国公司立即停止实施侵犯涉案专利的行为；赔偿西电捷通公司经济损失860余万及合理支出47余万，主要基于以下理由：

1、L50t、XM50t、S55t、L39H型号的手机具备WAPI功能，在索尼中国公司拒不提交其为实现WAPI功能所使用的测试规范的情况下，除研发阶段还合理推定其在涉案手机的生产制造、出厂检测等过程中遵循了《质量管理体系要求》标准，亦进行了WAPI功能测试。

2、在索尼中国公司未举证证明上述型号之外的手机WAPI功能选项接入无线局域网的方法步骤有何特殊性的情形下，合理推定涉案被诉侵权的35款手机WAPI功能选项接入无线局域网的方法步骤落入涉案专利权利要求1、2、5、6的保护范围。已经认定索尼中国公司在涉案手机的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行了WAPI功能测试，故其测试行为使用了涉案专利方法。

3、“使用方法专利”不存在权利用尽的问题或者没有规定权利用尽的必要，故其不属于《专利法》规定的权利用尽的范畴。本案中涉案专利为使用方法专利，索尼中国公司主张的IWNA2410设备为实现涉案专利的专用设备、由西电捷通公司合法销售进而专利权用尽等理由均缺乏适用的法律基础。

4、专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。西电捷通公司的许可声明仅系专利权人作出的承诺，仅基于该声明不能认定双方已达成了专利许可合同。

5、涉案专利需要通过终端MT、接入点AP和认证服务器AS三个物理实体方能实施，很显然被诉侵权产品作为MT一方，与AP、AS各方的行为均未独立构成侵害涉案专利权。索尼中国公司构成共同侵权行为不能成立。索尼中国公司明知被诉侵权产品中内置有WAPI功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经西电捷通公司许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，已经构成帮助侵权行为。

争议焦点

二审焦点主要围绕涉案标准是否全面覆盖了涉案专利权利要求；索尼中国公司的行为是否侵犯了西电捷通公司的涉案专利权；索尼中国公司的抗辩理由是否成立及索尼中国公司侵权民事责任的承担展开。

索尼中国公司主张1、被诉侵权行为没有落入涉案专利保护范围。（1）一审法院系基于涉案专利与国家相关部门联合发布的GB15629.11-2003/XG1-2006标准对应认定被诉侵权技术方案落入涉案专利保护范围，但涉案专利与该标准事实上不对应。（2）一审法院错误地推定索尼中国公司在被诉侵权产品的生产制造、出厂检测等过程中进行了WAPI功能测试，并且错误地将4款被诉侵权产品的检测结果推定适用于其他31款被诉侵权产品2、被诉侵权行为不具备专利侵权行为的构成要件。（1）被诉侵权行为不满足“全面覆盖原则”，缺少认定直接侵权的必要构成条件（2）被诉侵权行为不满足间接侵权的构成要件3、索尼中国公司有充分的不侵权抗辩事由。（1）即使索尼中国公司在研发阶段使用了涉案专利，也是通过使用西电捷通公司销售的专用设备完成，应适用“权利用尽”原则（2）即使本案涉及任何使用涉案专利的行为，也应当是由芯片供应商制造销售后被安装于被诉侵权产品中的具有WAPI功能的芯片所实现，“权利用尽原则”应适用于该实施WAPI功能的芯片（3）西电捷通公司的公平、合理、无歧视许可声明应当具有法律效力，索尼中国公司有权将其作为不侵权抗辩事由。4、由于西电捷通公司作出了公平、合理、无歧视许可声明，并未明确拒绝许可，无权要求禁令救济，而且强制性标准必要专利不适用禁令。由此请求依法撤销一审判决，改判驳回西电捷通公司的全部诉讼请求或将本案发回重审。西电捷通公司未提交书面答辩意见。

二审法律意义

二审法院认为索尼中国公司部分上诉理由成立，但不影响本案的判决结果。最终驳回上诉，维持原判，具有如下法律意义：

1、标准必要专利侵权案件与普通专利侵权案件的区别主要在于专利纳入技术标准且该标准被广泛使用后使得该专利具有了“锁定效应”，并具备一定的公共利益属性；此外，专利权利效力上承载专利权人做出的不可撤销承诺对专利权利的行使产生一定的拘束力。

本案属于标准必要专利侵权纠纷。鉴于双方当事人均认可索尼中国公司制造、销售的涉案35款手机具有WAPI功能，且其实现WAPI功能的技术就是涉案标准，因此仅需认定涉案专利上述争议的技术特征与标准中技术方案中的相应技术特征是否相同或等同。据对比，索尼中国公司对涉案专利技术方案理解有误，涉案专利权利要求1与GB15629.11-2003/XG1-2006标准中的技术方案相同。

2、索尼中国公司在设计研发、生产制造、出厂检测等阶段未经许可使用涉案专利，构成专利法意义上的实施涉案专利的行为，侵犯了西电捷通公司的涉案专利。

首先，涉案标准中的相关技术方案已经全面覆盖涉案专利权利要求1，由此可以直接认定索尼中国公司制造、销售的被诉侵权产品在与AP、AS一起工作时侵犯了西电捷通公司的涉案专利权。其次由于WAPI测试属于型号核准的检测项目，手机设备研发测试中均需要进行WAPI测试。由此可见，至少在设计研发或样品检测阶段，索尼中国公司未经许可完整地实施了涉案专利技术方案。鉴于索尼中国公司认可涉案等35款手机均具有WAPI功能，可合理推定索尼中国公司在涉案35款手机测试过程中使用了涉案专利方法。

3、特殊情况下，由于直接实施行为不构成侵犯专利权，如果不能判令“间接侵权”行为人承担民事责任，则相当一部分通信、软件使用方法专利不能获得法律有效或充分保护，不利于鼓励科技创新及保护权利人合法权益。

但该情形应当符合下列要件：1、行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的专用产品，未经专利权人许可，为生产经营目的向直接实施人提供该专用产品2、该专用产品对涉案专利技术方案具有“实质性”作用3、该专用产品不具有“实质性非侵权用途”，即除用于涉案专利技术方案外无其他合理的经济和商业用途4、有证据证明存在直接实施人且该实施人属于“非生产经营目的”的个人或《专利法》第六十九条第三、四、五项的情形。

本案涉案专利系典型的“多主体实施”的方法专利，因此本案中，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时，也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为，或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下，仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权，不符合上述构成要件。

4、《专利法》第六十九条第一项规定的专利权用尽原则只能使涉及合法售出的产品本身的专利权被权利用尽，而不能认为合法售出的实施专利方法或制造专利产品的专用设备或者专用元件、部件就导致产品或方法专利权也被权利用尽。而单纯的“使用方法专利”由于不涉及产品，故一般不存在权利用尽的问题，故一审法院的认定无误。

5、国家强制标准被延期实施，从效力来看应被视为推荐性国家标准。该标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。据此索尼中国公司关于涉案专利纳入国家强制标准因此其不构成侵权的上诉理由不能成立。

6、标准必要专利侵权民事责任的承担应当考虑双方谈判的过程和实质条件，判断由哪一方为谈判破裂承担责任。当专利权人无明显过错，而被诉侵权人在协商中存在明显过错的，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般应予支持。

本案中在长达六年的期间内，双方一直未达成许可协议。首先索尼中国公司要求西电捷通公司提交权利要求对照表并非合理。其次其以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，具有明显过错。最后根据实务中通常做法，一般谈判过程中权利人都会在双方签订保密协议的前提下提供权利要求对照表，因此西电捷通公司在谈判过程中没有过错。在此基础上，原审判决认定索尼中国公司停止侵权行为具有事实和法律依据，本院予以支持。