【百一案例】专利侵权中法定赔偿及合法来源抗辩的适用 ——以聚蓝公司与莱卡公司、沃尔玛公司专利侵权纠纷案为例

作者:王瑞鹏 发表日期:2020-05-22 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

典型意义

本案难以确定原告聚蓝公司的实际损失或者被告莱卡公司的侵权获利的情况下法院综合考虑多种因素1、莱卡公司并未提交证据证明涉案被诉侵权产品利润率是多少,且涉案专利对于被诉侵权产品而言是其关键技术,如缺少涉案专利的技术方案,被诉侵权产品难以达到相应技术效果;2、涉案专利权的类型、莱卡公司确认的进口和退货数量、莱卡公司官网上罗列的线上平台和线下门店数量。最终最高人民法院支持了一审法院顶格适用法定赔偿,判令被告莱卡公司赔偿100万元。知识产权侵权案件中,原告侵权索赔时举证实际损失的难度极大,被告也不会主动提交真实的获利证据,在当前这种现象普遍存在的情况下,本案适用法定顶格赔偿,有很好的示范作用,有利于切实维护专利权人的利益,是我国当前严格知识产权保护政策的体现。

 

同时,本案明确了适用合法来源抗辩的严格条件,一是从主观上讲,销售者不知道是未经专利权人许可使用专利侵权产品,二是从客观上讲,销售者能证明该产品有合法来源,二者缺一不可。本案沃尔玛公司收到起诉状在长达半年之久还未能及时作出合理判断并采取下架处理,明显超过合理期限。至于该合理期限应为多长,最高院认为应当充分考量个案因素,综合考虑涉案专利的类型、被诉侵权产品的基本情况、侵权比对分析、跨国企业专业判断能力及跨国企业管理流程等因素予以确定。故不能免除沃尔玛公司收到起诉状至产品下架期间因销售被诉侵权产品而应当承担的赔偿责任。

 

案情简介

案号:(2017)沪73民初753号、(2019)最高法知民终686号

原告:上海聚蓝水处理科技有限公司(本文简称“聚蓝公司”)

诉讼代理人:王路丰,上海百一领御专利代理事务所(普通合伙)专利代理师。

委托诉讼代理人:陈少兰,上海百一慧智律师事务所律师。

被告:莱卡健康科技(南京)有限公司(本文简称“莱卡公司”)

沃尔玛华东百货有限公司(本文简称“沃尔玛”)

 

聚蓝公司拥有专利名称为“滤芯分离式直饮水壶”、专利号为ZL201010208923.8的专利权(以下简称涉案专利权),申请日为2010年6月24日,授权公告日为2012年12月19日。聚蓝公司发现市场上出现了与其专利十分相似的产品,便以普通消费者的身份购买了名为“莱卡滤水壶+4芯”的产品。该产品发票上显示销售商为沃尔玛公司,产品外包装上显示生产商在华责任单位为莱卡公司。经过技术比对,聚蓝公司发现上述产品的技术特征完全包含了聚蓝公司涉案专利权利要求所要求保护的必要技术特征,落入了聚蓝公司涉案专利权利要求1、2、3、4、7、8的保护范围。聚蓝公司认为,其对“滤芯分离式直饮水壶”享有发明专利权,沃尔玛公司未经聚蓝公司许可擅自销售、许诺销售侵权产品,莱卡公司进口、销售和许诺销售侵权产品,均构成侵权,遂诉至法院。

  

争议焦点

一、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围

将被诉侵权产品技术方案的技术特征与聚蓝公司主张保护之权利要求1记载的技术特征进行比对,被诉侵权产品包括一壶体以及置于壶体内的Bi-flux滤芯和Germ-Stop滤芯;Bi-flux滤芯内装有含活性炭和离子交换树脂的可以过滤大体积颗粒和悬浮物的大分子过滤材料,Bi-flux滤芯壳体下方设有出水口和过滤蓄水腔,过滤蓄水腔内的最低点低于该滤芯的出水口;可直接过滤阻断水中大于0.01微米物质的Germ-Stop滤芯内装有线圈结构的过滤材料,属于利用多孔材料除菌的超滤膜机构;Bi-flux滤芯的出水口与Germ-Stop滤芯的进水口连通,且两个滤芯与壶体三者之间可拆卸连接,上述被诉侵权技术方案的技术特征与独立权利要求记载的全部技术特征相同。由于设置于Bi-flux滤芯外部并位于岀水口下方的蓝色限流盖属于增加的技术特征,不影响在侵权判定过程中全面覆盖原则的适用。因此,被诉侵权产品技术方案包含了与涉案专利独立权利要求1记载的全部技术特征相同的技术特征。

将被诉侵权产品技术方案的技术特征与聚蓝公司主张保护之权利要求2、3、4、7、8记载的技术特征进行比对,被诉侵权产品包括一设置在壶体内的滤芯支架,Bi-flux滤芯设置在该支架上部,Germ-Stop滤芯设置在支架下部,两个滤芯均与支架可拆卸连接,且在三者之间形成一密闭的水流通道,Bi-flux滤芯的出水口流出的水经过水流通道流入Germ-Stop滤芯的进水口;Germ-Stop滤芯与滤芯支架的连接处设有一防水垫圈,Bi-flux滤芯与滤芯支架连接处亦设有可起到防水作用且与滤芯壳体制为一体的弹性圈边缘;Bi-flux滤芯壳体下方出水口周边的过滤蓄水腔的轮廓形成环绕该滤芯出水口的环状,上述被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求2、3、7、8记载的技术特征相同。虽然Bi-flux滤芯壳体下方的出水口因设有2个而位于底部两侧的中间,与涉案专利权利要求7记载的技术特征“设于大分子过滤壳体底部中间”存在差异,但基于出水口个数的不同而产生的位置偏差,系以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征,故应认定为等同特征。

二、关于莱卡公司应承担之赔偿数额是否过高的问题

莱卡公司认为,莱卡公司销售获利远小于100万。被诉侵权产品属于进口转销的产品,利润率仅为7%-8%左右,同时,涉案专利对利润贡献度达不到100%。对此,最高院认为,根据已查明的事实可知,首先,本案难以确定聚蓝公司的实际损失或者莱卡公司和沃尔玛公司的侵权获利,所以一审法院是综合考虑多种因素在法定赔偿范围内酌情确定的赔偿数额;其次,莱卡公司并未提交证据证明涉案被诉侵权产品利润率是多少,且涉案专利对于被诉侵权产品而言是其关键技术,如缺少涉案专利的技术方案,被诉侵权产品难以达到相应技术效果;再次,通过综合考虑涉案专利权的类型、莱卡公司确认的进口和退货数量、莱卡公司官网上罗列的线上平台和线下门店数量、沃尔玛公司提交之证据证明的进货数量、聚蓝公司委托诉讼代理人在本案一、二审中的工作量以及工作内容被一、二审法院采纳的程度、公证取证所产生的费用等因素,酌情确定莱卡公司应承担的包含合理开支在内的赔偿数额为100万元,并无不当。

三、关于沃尔玛公司是否要承担连带责任的问题

专利法第七十条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。可见,在侵害专利权纠纷中,销售者合法来源抗辩能否成立,需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者无主观过错这一主观要件,即被诉侵权产品的销售者免除赔偿责任的前提,一是从主观上讲,销售者不知道是未经专利权人许可使用专利侵权产品,二是从客观上讲,销售者能证明该产品有合法来源,二者缺一不可。具体而言,被诉侵权产品具有合法来源是指销售者通过合法的进货渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得所售产品。对于客观要件,销售者应当提供符合交易习惯的相关证据,提供明确的可供主张的上游供应商。对于主观要件,销售者应证明其实际不知道且不应当知道其所售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出。上述两个要件相互联系。如果该销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则,取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理,其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例,则可推定该销售者实际不知道且不应当知道其所销售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出,即推定该销售者无主观过错。

本案中,沃尔玛公司自2018年1月收到本案起诉状起至2018年8月13日下架前销售被诉侵权产品能否主张合法来源抗辩,此时其在主观上还能否视为不知道其销售的被诉侵权产品系侵权产品。

通过本案已查明的事实可知,在沃尔玛公司于2018年1月收到的本案起诉状中,已载明涉案专利权的基本信息、被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果等内容,在此情况下,沃尔玛公司作为跨国企业,具有良好的知识产权保护意识以及有足够的能力处理各种知识产权纠纷,即便考虑到沃尔玛公司作为跨国企业在处理相关事务流程上的合规和严谨要求,其对本案被诉侵权产品是否系侵权产品作出初步判断的合理时间也不应当需要长达半年之久,此时其再抗辩称其实际不知道且不应当知道所售产品系未经专利权人许可而制造并售出,难以成立。

 

法院判决

一审(上海知识产权法院):

被告莱卡公司赔偿原告聚蓝公司经济损失及合理开支共计人民币100万元元,被告沃尔玛公司对其中的人民币1万元承担连带赔偿责任。

二审(最高人民法院):

维持原判。